Droit des marques
Est-il nécessaire de déposer sa marque?
Pour être protégée en France ou dans la communauté européenne, la marque doit être déposée.
L'article L712-1 du CPI rappelle que pour acquérir un droit sur la marque et en devenir propriétaire, il faut l'enregistrer.
Si vous vous contentez de faire usage d'une marque non déposée, vous ne bénéficierez pas d'un certain nombre de textes légaux protégeant les marques, et vos droits sur ce signe peuvent se révéler aléatoires.
Vous ne pourrez pas agir en contrefaçon de votre signe.
Comment déposer sa marque?
Pour déposer sa marque en France, il faut déposer à l'Institut National de la Propriété Industrielle dit INPI (R 712-1) un formulaire de demande d'enregistrement en plusieurs exemplaires reproduisant la marque et indiquant les produits et services pour lesquels le dépôt est revendiqué.(R712-3)
Le dépôt donne lieu à la perception de redevances par l'INPI.
Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur.
L'INPI met à disposition un formulaire interactif:
http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/demarches-en-ligne/formulaires-interactifs-marques.html
Attention, déposer sa marque peut se révéler avoir des conséquences fâcheuses, si vous n'avez pas pris le soin de faire des recherches d'antériorité.
Il est recommandé de se faire assister par un Conseil spécialiste en propriété intellectuelle qui vous conseillera utilement pour la rédaction des libellés du dépôt ainsi que pour la validité et la disponibilité de la marque que vous souhaitez déposer.
Certains signes ne peuvent pas être adoptés comme marque en vertu de l'article L 711-3 du CPI, parce qu'ils peuvent par exemple tromper le public (marque déceptive), ou parce qu'ils sont antériorisés par des dénominations sociales, nom commerciaux ou autres signes distinctifs et droits antérieurs appartenant à des tiers (L 711-4 du CPI).
Ces conflits entre les signes ont donné lieu à une jurisprudence abondante, qui a été très nourrie par l'arrivée des nouvelles technologies telles qu'Internet (contentieux sur le cybersquatting).
Pour avoir des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site de l'INPÏ http://www.inpi.fr/fr/marques.html
Quels produits et services choisir?:
Le choix des produits et services pour lesquels vous souhaitez déposer votre marque est très important, de même que leur libellé.
La 8ème édition de la Classification internationale des produits et des services de Nice comprend 45 classes. Le libellé du dépôt est contrôlé par l'INPI qui peut vous adresser des observations.
Pour retrouver la liste des produits et services, vous pouvez consulter cette adresse:
http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/frmain.htm
Il n'est pas recommandé de reproduire seulement le libellé des classes fourni par l'INPI, il est préférable de se faire conseiller sur la rédaction du libellé des classes, en rapport avec l'activité qui sera exercée sous la marque.
Ce passage obligé permet en outre de déterminer les contours du monopole que vous souhaitez acquérir par la protection de votre marque. C'est le principe de la spécialité de la marque.
En effet, la marque ne sera protégée que pour les produits et services qui auront été visés dans la demande d'enregistrement, ou pour les produits et services qui seront jugés éventuellement similaires par les tribunaux en cas de litige en contrefaçon.
Si en revanche, il s'avère que vous n'exploitez pas votre marque pour certains produits ou services, vous risquez une action en déchéance.
Le libellé des produits et services visés dans la demande d'enregistrement est également très important pour déterminer le caractère distinctif ou non de votre marque.
Ainsi une marque peut être annulée en vertu de l'article L 711-2 du CPI, si elle est, par exemple descriptive du produit ou service, ou si elle désigne une caractéristique du produit ou du service.
Par exemple la marque "Alcool" pour désigner un parfum a été jugée nulle, les parfums contenant en général de l'alcool.
La durée de la protection de la marque et son renouvellement:
La marque déposée à l'INPI produit ses effets pendant une période de 10 ans à compter de la date du dépôt.
Elle peut être renouvelée indéfiniment, tous les 10 ans.
A défaut de renouvellement, la marque redevient disponible pour les tiers sauf si le signe constitué par la marque non renouvelé continue à être utilisé de manière publique et continue.
Il devient alors un droit antérieur opposable L 711-4 du CPI, notamment si le signe est aussi utilisé comme nom commercial ou enseigne.
Il peut également être protégé en invoquant la concurrence déloyale , sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Quels sont les risques en cas de dépôt d'une marque indisponible?:
Le dépôt d'une marque nécessite de faire appel à un spécialiste qui peut vous éclairer sur l'analyse des droits antérieurs qu'auront révélés les recherches d'antériorités.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter en présence d'une marque antérieure qui n'est pas exactement la même que celle que vous souhaitez déposer, mais qui présente des ressemblances visuelles, phonétiques, intellectuelles.
Il faut rechercher si votre marque sera déposée pour des produits et services identiques ou similaires, et s'il peut en résulter un risque de confusion.
L'analyse peut vous conduire à renoncer à votre dépôt si les risques existent.
Le dépôt d'une marque peut constituer en effet un acte de contrefaçon et/ou déclencher dans les deux mois de la publication de la demande d'enregistrement, une procédure d'opposition par le titulaire d'une marque antérieure( article L 712-4 du CPI)
Que faire si je suis assigné(e) en contrefaçon de marque?
Il faut réagir très vite en contactant un avocat spécialisé en matière de marque qui se constituera (acte de procédure indiquant le nom de votre Avocat) dans le cadre de la procédure, et évitera ainsi que vous ne soyez jugé sans avoir été défendu.
Le ministère d'Avocat est obligatoire en matière de contrefaçon de marque.
Pour aller consulter votre Avocat, vous devez préparer un dossier qui contiendra:
- L'assignation reçue avec la liste des pièces et pièces adverses (si vous les avez reçues)
- les courriers reçus , ou mises en demeure
- vos éventuelles réponses
- la marque arguée de contrefaçon (votre marque)
- le dossier de dépôt de votre marque, dont les recherches d'antériorités.
- Votre licence de marque éventuelle.
Votre Avocat est à même, si cela s'avère possible, et si vous le souhaitez, de rechercher un accord négocié avec la partie adverse. Les négociations entre Avocats qui sont en principe soumises à la confidentialité, permettent de poursuivre des pourparlers, malgré la procédure en cours;
Plusieurs moyens de défense sont possibles, notamment:
- Contre-attaquer en déchéance de la marque en l'absence d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans (L714-5 du CPI)
- Contre-attaquer en nullité de la marque
- Démontrer l'existence de vos droits antérieurs ( pour demander la nullité de la marque sur ce fondement, attention à la prescription de 5 ans L 7114-3 du CPI)
- Démontrer l'absence de risque de confusion
- Obtenir un accord de coexistence
Un tiers utilise la marque que j'ai déposé.
Vous semblez être victime d'une contrefaçon.
Avant toute chose, il faut vérifier que vous soyez bien le titulaire des droits sur la marque, et que votre nom soit publié à l'INPI en cas de cession ou transfert de droits sur la marque
Vous devez vous assurer que votre marque est bien exploitée à titre de marque pour les produits et services pour lesquels elle a été déposée, pour éviter une action en déchéance.
Il est recommandé de prendre contact avec un Avocat spécialisé en matière de marque qui vous conseillera sur la marche à suivre.
La priorité est de constituer la preuve de la contrefaçon. En principe, votre Avocat vous proposera une saisie-contrefaçon, ou un constat d'huissier rapportant la preuve du fait contrefaisant, par exemple sur Internet.
Une fois la preuve obtenue, une mise en demeure sera adressée au contrefacteur, lui rappelant vos droits sur la marque ainsi que les dispositions en matière de contrefaçon.
Vous déciderez ensuite de la stratégie à suivre avec votre Conseil, soit en introduisant une procédure, soit en négociant un protocole d'accord, l'une n'excluant pas l'autre.
L'action en contrefaçon se prescrit par 3 ans.
Des mesures urgentes d'interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon, peuvent être ordonnées dans le cadre de la saisine du Juge en la forme des référés (article L716-6 du CPI)
Je souhaite utiliser la marque d'un tiers qui n'a pas exactement la même activité.
Si la marque est notoire, c'est à dire connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne, vous ne pouvez l'utiliser sans engager votre responsabilité civile, si cet usage est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée. (L 713-5 du CPI)